凌宗亮：论商标法中商标性使用的构成要件 | 法学专论

判解研究

中文社会科学引文索引（CSSCI）来源集刊

主编：王利明

执行主编：姚辉

主办单位：中国人民大学民商事法律科学研究中心

出版社：人民法院出版社

出版周期：每年出版四辑

凌宗亮

上海知识产权法院审判员，四级高级法官，法学博士。

*篇幅所限，本文已经省略脚注和参考文献。从最大程度保留原文角度出发，亦未对本文所引用的规范性法律文件进行修改。

*本文原载于《判解研究》2020年第三辑第20-43页。转载时请注明“转自‘判解研究编辑部’公众号”等字样。

 引  言 

 

我国《商标法》第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”我国《商标法》主要是从客观行为和使用效果两个方面对商标使用进行界定，即要有使用商标的客观行为并且应当发挥识别商品来源的作用。与其他国家商标立法相比， 第一，缺乏对于商标使用主观目的的规定，例如美国《兰哈姆法》关于真诚使用的要求、《欧盟商标条例》关于真正使用的要求。第二，缺乏对商标使用场景的界定，即诸如美国、澳大利亚等关于“在贸易中使用”的要求。而理论及司法实践中关于商标使用的界定，大多没有从体系化的角度作出可以适用于各个环节的统一的认定，更多的偏向于特定的语境下的解读。例如，很多观点都认为商标性使用应当属于真诚的使用、真正的使用，不能仅仅是为了维持商标权而进行使用。“商业使用的一个层面是存在诚实的商品销售或运输；另一个层面是销售或者运输应当是公开的、面向社会公众的，因为商标法要求的销售或运输应当让目标客户知道商品或商标的可获得性。” 就欧盟的实践而言，不会增加商品市场份额的使用行为不构成真诚使用，例如作为其他商品销售的赠品免费提供时的使用。注册在饮料上的商标WELLNESS只是在销售衣服时免费提供给消费者，这种作为赠品的使用不应视为在饮料上的真诚使用，因为饮料仅是为了提高衣服的销售量所进行的广告宣传，商标权人并没有因此获得饮料的市场占有率，而且商标权人似乎也不打算这样做。但是，在侵权诉讼中并不要求被告的使用构成真诚使用，即使在赠品上使用他人商标仍然可能构成商标侵权。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》便规定：“搭赠是销售的一种形式，因此搭赠使用注册商标专用权商品的行为是商标侵权行为，搭赠人应承担停止侵权的责任；明知或应知所搭赠的商品是侵犯注册商标专用权的商品的，还应当承担损害赔偿责任。”《国家工商行政管理总局关于赠品涉嫌侵犯注册商标专用权行为有关问题的答复意见》(工商标字〔2013〕196号)亦认为：“当事人为巩固客户关系、提升客户层次、配置优质客户群，在开展金融产品营销活动时向客户赠送商品，其使用的标识与他人在与赠品相同或者类似商品上的注册商标相同或近似，属于《商标法》第五十二条第(五)项所述的商标侵权行为。”

因此，笔者认为商标性使用的内涵界定应当兼顾其使用的不同语境，否则，可能会导致商标权获得、维持及保护等不同阶段法律适用的不一致或者冲突。结合各国的立法实践，商标性使用应是指以行销商品为目的，在商品流通过程中以能够让相关公众可感知的方式使用商标，足以使相关公众在购物时识别来源的行为。具体而言，商标性使用应当符合四个条件：一是主观要件，即以行销商品为目的；二是场景要件，即使用行为发生在商品流通过程中；三是行为要件，即存在可被消费者感知的使用行为；四是效果要件，即客观上起到识别商品来源的作用，使得相关公众在购物时能够据此认牌购物。

 正  文 

01

商标性使用的主观要件 Law

“商标是贸易的产物，商标的功能在于区别商品和服务的来源，商标法律制度旨在构建一个公平有序的市场秩序，以禁止混淆商品和服务来源的不正当竞争行为。” 由于贸易必然涉及商品或服务的交换或者转让，因此，商标权所控制的行为必然是在贸易过程中为商品或服务的提供有关。只有以行销商品或服务为目的在商品上使用商标的行为，才属于《商标法》所调整的行为。如果行为人在商品上使用商标是为了自用，即使发生在生产经营过程中，也不属于商标性使用行为，不受商标权的控制。“离开特定的商业或者贸易，不存在商标权。商标法只是不正当竞争的一部分。对于特定标志享有的权利源于对标志的使用，而不仅仅基于对标志的选择；商标的功能仅仅是指示商品来源于特定的经营者，保护经营者的商誉不被其他经营者冒用。离开特定的商业，也就不存在商标权的问题。” Trips协议第16条第1款关于授予的权利规定：“注册商标的所有权人享有专有权，以阻止所有第三方未经该所有权人同意在贸易过程中对与已注册商标的货物或服务的相同或类似货物或服务使用相同或类似标记，如此类使用会导致混淆的可能性。在对相同货物或服务使用相同标记的情况下，应推定存在混淆的可能性。上述权利不得损害任何现有的优先权，也不得影响各成员以使用为基础提供权利的可能性。”其中提到了“在贸易过程中”的要求，美国《兰哈姆法》《加拿大商标法》也都含有“贸易过程中”的要求，笔者认为贸易的本质即为商品的交换，因此“贸易过程”的本质实际上即为商品行销为目的。相较于“贸易过程中”的表述，“商品行销为目的”更直接、明确地表明了商标与商品或服务的关联关系。

关于行销的界定，行销当然包括商品或服务的销售，但就商标性使用而言，行销应当不限于此，应作广义理解，包括商品或服务销售前、销售过程中以及之后的一系列活动。“销售是从你制造出一个产品出来后才开始，而行销则是在一个产品制造出来之前就开始了……行销决定了如何推出企业所提供的产品和服务到市场上，如何为产品和服务定价，如何经销产品和服务，如何促销产品和服务。然后，行销还要监控成效，并且随着时间经过不断改善所提供的产品和服务。行销也决定是否终止一项产品或服务，以及何时终止。” 在理解和适用以商品行销为目的这一主观要件时，应当注意区分三个不同的关系：一是商品行销为目的与主观上将标志用作商标使用为目的的关系；二是商品行销为目的与生产经营为目的或者商业中使用的关系；三是商品行销为目的与营利为目的的关系。

首先，以商品行销为目的并不同于主观上将标志作为商标使用的目的。商标侵权行为是否成立的判断事实上并不考虑侵权人的主观过错，更不以行为人主观上是否存在将标志作为商标使用的目的为转移。在侵权诉讼中，被告经常抗辩其主观上仅仅希望将标志作为商品的装潢使用，并不打算将其作为商标使用。但是特定的标志往往具有多面性，不仅可以具有美感，还可能具有识别性，甚至具有艺术性，因此，且不论行为人主观目的难以准确的探究，即使行为人主观上确实不具有作为商标使用的目的，但客观上却可能发挥识别商品来源的作用，这种情况下仍然可能构成商标侵权。因此，只要商标使用行为发生在商品或服务的销售过程中，即满足了商标使用的主观要件，无需探求行为人主观上是否具有作为商标使用的意图。

其次，以商品行销为目的并不等同于生产经营为目的或者在商业中使用。司法实践中对于装修公司在装修过程中使用侵害他人商标权商品的行为如何定性存在不同的观点。有的认为，被告的行为系使用假冒注册商标的商品，并不属于商标法规定的商标侵权行为，遂驳回了原告的诉讼请求。有的则认为，被告的这种使用方式与商品最终用户的使用是不同的。商品最终用户的使用是纯消费性使用，不具有盈利性，而被告却是在经营中使用，且被告采取的是包工包料的形式，建筑材料是总工程价款的一部分。因此，被告的行为类似于销售侵权商品的行为，应当比照《商标法》关于销售侵权商品的有关规定进行规范。笔者认为，之所以存在上述争议，根源在于没有正确区分以商品行销为目的和生产经营为目的的区别。以生产经营为目的包括对外销售商品，也包括自行使用。在生产经营过程中使用侵权商品，即使系在为他人提供服务过程中，也无法等同于向不特定相关公众的销售行为。否则，饭店在做菜过程中使用假冒酱油、醋等调料的行为也构成销售假冒商品的侵权行为，这无疑与商标的本质不相符合。因为在这一过程中不存在相关公众选择商品的过程，也不存在相关公众混淆误认的问题。在生产经营过程中使用侵权商品并不属于商标法调整的问题，而应由产品质量法或消费者权益保护法等进行调整。

再次，以商品行销为目的并不等同于营利为目的。商标使用的认定并不要求行为人存在营利或获取利润的主观意图，不论是否营利，即使是公益性机构，例如高校、医院等，均存在提供商品或服务过程中使用商标、获得商标权的问题。“所谓交易流通，学说上系采广义之见解，亦即泛指所有事实上支配力变动之行为。如买卖、租赁、赠与……等，至于是否以营利为目的或有价与否，并非所问。唯必须在主观上，权利人有转让之意思；在客观上，有事实上支配力之转让行为。” 我国台湾地区智慧财产法院在一起商标侵权案件中对此也作了很好的区分。该案中，原告为系争商标“tutor abc”之商标权人，被告为某大学，被告于其语言中心架设、提供同一服务之“tutor abc”英文线上学习教室网站及平面广告，原告主张被告侵权。一审法院认为，商标法所称商标之使用，指为行销之目的，将商标用于商品、服务或有关之物件，或利用平面图像、数位影音、电子媒体或其他媒介物足以使相关消费者认为其为商标，其认为被告之目的是“在教学、而非基于向市场销售作为商业交易之行销目的”，其使用“并非于行销服务之目的”而不符合《商标法》第5条商标使用之规定。二审时，上诉法院认为，行销之目的者，并非以现实取得利润或有营利目的为必要，倘行为人使用商标可减免行为人费用之支出，虽未向相关消费者收取费用，亦属行销目的或为商业目的而使用或利用。美国法院亦认为获利的动机或者目的对于是否属于商标使用没有影响。在United We Stand America，Inc.v.United We Stand, America New York，Inc.案中，法院对于何为美国《兰哈姆法》所调整的服务进行了界定。商标法保护非营利性以及公共服务组织的商标旨在禁止竞争性的组织使用该商标。因此，被告提供各种各样的非商业性的公共或民间服务也受兰哈姆法调整。被告提供的明显是由政治组织向其会员、追随者以及候选者提供的服务。虽然并不是盈利性的，但毫无疑问也是一种服务。我们很确信被告满足《兰哈姆法》规定的在商品或服务中使用的要求。 

02

商标性使用的场景要件 Law

商标性使用的场景条件是指在何种时空语境下的商标使用行为属于商标权控制的范围。“商标可以在商品流通过程中发挥识别商品来源的功能，亦可以在退出流通领域、在最终用户使用过程中发挥来源识别的功能，特别是一些奢侈品的购买者，其之所以购买一块‘劳力士’手表，并不仅仅在于手表的功能本身，更在于‘劳力士’的识别功能以及在此基础上对身份、地位的彰显。购买者使用‘劳力士’手表亦是在表明手表的来源。在此种意义上，对商标使用的界定固然要考虑商标所发挥的功能，还应考虑商标使用的场景，即何种时空范围内使用商标才属于商标法意义上的商标使用。” 商标从贴附到商品之上，进入市场，到达最终消费者，然后由最终消费者使用、转让直到商品最终报废，商品的整个“生命”过程中发生的使用是否都属于商标法意义上的商标使用行为。笔者认为，商标性使用仅仅涉及商品于市场流通的过程，如果商品原本不打算进入市场流通，或者退出市场流通后的使用行为，都不属于商标法所调整的商标使用行为。美国、加拿大商标法关于商标使用界定中的“贸易过程中”的要求，无疑也体现了市场流通的要求。

(一)商标是商品跨时空进行流通的产物

在物品上贴附标记的做法，古已有之，但这种标记或者是基于政府或行会追究产品责任的需要，或者起到产品所有权宣示作用，并非为了在市场交易中让消费者便于认牌购物。“在简单商品交换经济中，产品多限于在本地集市买卖，生产者与购买者多直接交易，因此是否在其产品上标明特定标记，对生产者而言并无商业上的必要。” 对消费者而言，由于此时基本上是面对面交易，消费者可以直接根据生产者或店铺进行“认人购物”或者“认店购物”。但是，随着商品经济的不断发展，市场上商品的种类日益丰富，商品交易越来越多的呈现出跨时空性，消费者不再可能通过与生产者直接接触选购商品。此时商标便应运而生。商标通过其识别来源的功能保证了消费者可以买到称心如意的产品。此时，消费者相信，同样的商标标示着同一个生产者，而该生产者正是自己所信赖的产品提供者。在此种意义上，可以说商标是与市场同时产生的。“商标发挥作用的环境是市场，离开了市场，消费者不再需要识别商品，生产者不再需要标示特定商品。正是在市场的交换中，商标建立的特定联系才具有意义。” 

(二)商标权并非在商品首次投入市场时穷竭，而是贯穿于商品在市场流通的全过程　　

有观点可能会认为，如果商标性使用贯穿于市场流通的全过程，那么如何解释正品商品在首次投入市场时便已穷竭。现有理论一般认为，商标权穷竭，是指对于经商标权人许可或以其他方式合法投放市场的商品，他人在购买之后无需经过商标权人许可，就可将该带有商标的商品再次售出或以其它方式提供给公众。权利用尽的理论依据主要在于两个方面：一是权利人投资已经获得回报；二是平衡商标权人和商品所有权人的利益，确保商品的自由流通。但商标权首次投放市场穷竭的观点不仅无法对商标反向假冒侵权行为做出合理的解释，也没有注意到商标权与著作权、专利权所承载利益存在的区别，未能兼顾消费者对商标权享有的利益诉求。

第一，现有理论无法对商标反向假冒侵权行为做出合理的解释。商标反向假冒侵权是指未经商标注册人同意，撤掉、隐去或者更换其注册商标并将该商品又投入市场的行为。我国《商标法》第57条第5项亦对此进行了规定。如果按照现有权利穷竭的理论，商标权在商品首次投放市场后便已经穷竭，中间销售商进行的撤掉、隐去或者更换注册商标的行为便不再受商标权人的控制，商标权人无权禁止。对此，有观点认为，商品经商标权人或其被许可人第一次销售后，商标权人的使用权并未穷竭，穷竭的仅是禁止他人在商品销售中使用商标的权利。也有观点认可商标权利用尽确实无法解释商标反向假冒，但认为“商标权权利用尽原则不适用于反向假冒行为” 。笔者认为，使用权与禁止权是商标权完整不可分割的权利内容，二者的界分仅仅是为了说明商标权权利范围的特殊性，并不意味着使用权与禁止权是彼此独立的两个权利。如果使用权没有用尽，那么商标权便谈不上用尽。此外，如果权利穷竭理论无法对特定的商标侵权行为进行解释，说明该理论存在不足，我们不能以“例外”为由进行搪塞，而应该努力寻找更加合理、更具周延性的权利穷竭理论。当然，对于商标反向假冒行为究竟是否构成侵权，是构成商标侵权还是不正当竞争，理论上还存在一定的争议。笔者认为无论是构成商标侵权，还是不正当竞争，实际上都承认正品商品售出后，商标权人对于所有权已经发生转移的商品仍然具有一定的值得保护的利益，可以对商品的后续流通施加某种控制，这种利益明显是源于商标权人在商品上贴附的商标。否则，按照权利穷竭的观点，商品一旦售出，商标权即已用尽，商标权人并无权利干涉所有权人实施的包括去除商标在内的任何行为，这显然不符合商标权人的利益价值。

第二，现有理论忽视了消费者对商标享有的利益诉求。带有商标的商品投放市场以后，其涉及的利益主体不仅限于商标权人与商品所有权人，还涉及消费者基于商标而享有的防止混淆、确保质量同一性等利益诉求。“商标法之所以将保护消费者利益作为其重要目的，是因为商标与消费者具有特别密切的联系，甚至可以说，消费者行为是商标法建立的基础。” 因此，商标权与专利权或著作权存在差异，对于投放到市场的专利产品或版权作品，权利人通过独占销售已实现了其经济利益，知识产权的功能已经实现。因此对该投放市场的产品，权利人的独占销售权或发行权一次行使完毕。而商标权作为识别性标记权则不同，尽管商标权人通过商标商品的首次销售，已实现了一定的经济利益，但是商标权的功能仍未发挥完毕，商标权人仍要通过继续行使商标权来表彰商品的信誉以及维护消费者的利益。换言之，市场流通中的商品实际上涉及商标权人、商品所有人及消费者三方利益的平衡。现有理论仅看到了商标权人与商品所有人的利益，而忽视了消费者的相关利益。事实上，在商品首次投放市场时，商标权人的利益亦未完全实现。商标权人的利益不仅限于经济报酬，更在于商标知名度及其商誉的培育。只有商品经过流通顺利到达消费者，消费者才可能对相关商标产生印象或者联想，从而积累商标的知名度或商誉。正因为此，商标权不应首次销售便穷竭。

第三，商标权首次销售穷竭理论认为，“商品在流通过程中难免不会因人为或自然因素而发生变化，如商品受损、质量变异、包装毁损。若出现这些情况，商品仍旧流通于市，会对商标权人的商誉产生不良的影响。尽管商标权已发生穷竭，但在商品出现变化的情况下，商标权人有权阻止在商品上使用其注册商标，此即商标权穷竭的例外。”但一种逻辑自洽的理论不应有如此多的例外，事实上，这并非商标权穷竭的例外，恰恰是商标性使用在商标流通过程中发挥效力的体现，即商标权人有权确保其原初投放市场的带有其商标的商品在商品流通过程中保持同一性，直到最终消费者完成购买。即商标权的载体应保持同一性，这既确保商标能够发挥识别来源、质量保障等功能，也是保护消费者利益的基本要求。

(三)商标权的效力在商品到达最终消费者时即已穷竭

也许有人会认为侵权商品的使用者有可能会造成旁观者的混淆，为了保护旁观者的利益，商标权的效力有必要延伸到售后。售后混淆的概念最早源于美国，在马世达钟表及无线电公司与康士坦钟表公司案中，马世达公司擅自仿造康士坦公司的一款造型独特的“大气钟”。美国第二巡回上诉法院经审理认为尽管侵权产品购买者通过商品的标签及价格等因素通常不会发生混淆误认，但来访者通常可能不会注意侵权商品上的厂商名称。因此法院依据此种来访者可能的混淆而认定马世达的行为构成商标侵权。笔者认为，且不论售后混淆在美国司法实践尚存在极大争议，售后混淆理论本身亦存在漏洞，是商标权人极力扩张其权利范围的产物，不应盲目引入。

一方面，商标侵权判断中的消费者不应扩大到一般公众。售后混淆理论实质上将《商标法》所保护的消费者扩大到一般公众，不管其有无购买相关商品的意愿，只要有人发生混淆，商标权就应予以保护。然而，商标权保护的不是标识本身，而是标识所具有的识别功能，是为了便于消费者选购商品。虽然商标的功能不断丰富，扩展到质量保障、身份彰显、广告宣传等功能，但“商标这种事物原本是为区别商品或服务的来源应运而生的。这是商标的根本功能，也是它生存的唯一理由。离开了这一根本功能，任何想主观上强加给商标以其他的功能，历史证明是徒劳的。” 如果就特定商品而言，某个人没有购买该商品的意愿，即使他看到别人购买的侵权商品可能发生混淆，《商标法》也没有保护他的理由和根据——他仅仅是看到了而已。因此，《商标法》保护的消费者应该是相关商品的购买者或者潜在购买者，即相关公众，而非一般公众。我国商标立法及司法解释亦保护的是相关公众。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第1条规定，将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。即使是驰名商标的认定，《商标法》第14条考虑的也是“相关公众对该商标的知晓程度”。

另一方面，相关公众实际很难发生售后混淆，即使发生，也不会对商标权人造成影响。由于旁观者一般情况下并不会实际接触侵权产品，仅仅是旁观，当他看到别人手上的LV手提包时，旁观者无法判断该手提包的真假，并不知道手提包的质量如何，除非侵权产品的做工很粗劣。但对于做工粗劣的产品，旁观者也不可能认为其是真品。即使旁观者确实将假品误以为真品，这种混淆并不会对商标权人的利益造成不良影响，反而是在为商标权人免费做广告宣传，旁观者甚至会产生购买的冲动。如果旁观者实际接触或使用了侵权商品，由于侵权商品无论是在做工还是质量方面都不如正品，旁观者亦能知晓商品的真假，不会发生混淆。

此外，在理解商标性使用发生在市场流通过程中的场景条件时，还应注意新品首次流通和二手商品再次流通的区别。如果商品到达最终消费者后，消费者通过转让等行为再次使得商品进入流通领域，此时商标权人一般无权控制二手商品的再流通，除非消费者容易发生混淆误认。例如被告将回收的苹果手机翻新后，外壳上虽然仍带有苹果商标，但由于该手机确实属于苹果公司生产的手机，并没有导致消费者的混淆，故不构成商标侵权。但是，如果二手商品经销商谎称其商品为新品，那么消费者很容易对此发生混淆误认，其销售带有他人商标的行为便可能构成商标侵权。

03

商标性使用的行为要件 Law

从客观行为看，《商标法》所调整的商标性使用应当是在商品上使用的可被消费者所感知的标志，只有这样商标才有可能让消费者据以认牌购物。“商标使用主导着商标权的产生、维持和保护，决定着商标权的生死存亡，但并非任何使用均具有如此大的威力，商标权的性质决定了只有区分来源性使用才属于使用要求中‘适格’的使用。……区分来源性使用至少蕴含如下两个因素：一是公开性；二是与注册商品或服务相结合。” 

首先，商标性使用应当是可以被消费者感知的公开使用行为。即使使用人在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的标识，但如果这些标识不能为消费者所感知，便不会侵害商标权人的商标权，这就要求使用行为必须面向不特定的相关公众所公开。例如在辉瑞产品有限公司等与江苏联环药业股份有限公司等侵犯商标权纠纷案中，被诉侵权的药片虽在颜色和形状上与辉瑞产品有限公司的菱形立体商标近似，但在销售时不仅有外包装盒，而且被包装于不透明锡纸的内包装之中，最高人民法院认为：“由于该药片包装于不透明材料内，其颜色及形状并不能起到标识其来源和生产者的作用，不能认定为商标意义上的使用，因此，不属于使用相同或者近似商标的行为。” 因此，商标性使用要起到标识商品来源的作用，一般情况下，应是可以让消费者直接感知的公开使用行为。“商标权要为公众认可，商标要发挥其识别商品和服务来源的功能，从天然的标志演化成具有有价值构成的符号，必须仰赖于商标权人以公开的方式，将标志投入商业活动中，使标志和社会公众产生商誉价值的联系。否则，如果商标长期被置于秘密的或不为相关公众知悉的状态，就很难演变为‘阳光下’的资产。” 美国商标授权以及司法实践亦对商标的公开使用提出要求。“为了获得商标权，必须存在公开的使用(open use)，也就是说，既然商标是用于区分不同经营者提供商品的，使用就应该面向相关的购买者或者潜在的购买者。仅仅是内部的使用，不产生商标权。” 在此种意义上，公司内部的使用、行政审批过程中使用、将商标用作关键词进行竞价排名等都不是《商标法》意义上的公开使用行为，不构成《商标法》意义上的商标使用。需要说明的是，随着声音、气味等可以获准注册为商标，公开使用并不一定要求必须为消费者可视，还包括通过听觉、嗅觉等可以为消费者感知的方式。

其次，商标使用要求将标志与特定的商品或服务相关联，即需要使用于商品或服务上。“商标的法律意义在于其与所识别的商品或服务之间的联系。商标法致力于保护商标向消费者所传递产品来源信息的有效性。离开其所识别的产品或服务，商标并不具有独立的法律意义或价值。” 关于商标必须与商品或服务关联的要求，早期美国商标法要求比较严格，即标志必须贴附(affixation)在商品上。无论是在商标权获得还是在侵权诉讼中，美国法院和国会都明确提出，贴附的要求可以确保商标权限制在法律授予其的目的和宗旨范围内。即商标权并不是如同版权、专利权等属于概括的财产权。商标的唯一意义在于其识别商品或服务来源的功能。毕竟对被告施加贴附的要求可以确保被告使用原告的商标是为了指示来源或者说作为商标使用，进而很明显会欺骗消费者。例如，在侵权诉讼中，贴附的要求可以确保被告使用的标志和其所提供商品之间的紧密联系。因为通常而言，只有标志与商品之间的这种紧密联系才可能使消费者从中获得关于商品来源的信息，进而因为被告使用标志与原告商标的近似性发生混淆误认。举个夸张的例子，如果一个店铺的店招竖立在离店铺几个红绿灯远，相信没有消费者会认为该店招和那个遥远的店铺联系起来。

当然，随着社会经济的发展，出于更有效保护商标、防止消费者混淆的需要，关于贴附的要求日益变得缓和，不再局限于商品上，而是逐渐扩展到与商品存在密切联系的包装、容器、广告宣传、交易合同、发票以及互联网等载体或环境。但无论如何扩张，标志与商品的关联都是必然的要求，否则可能会不适当的扩大商标权的保护范围。例如，对于在域名中使用他人商标的行为，如果被告将商标注册域名后，通过网站销售商品或服务，该类行为属于在商业中作为商标使用没有争议。但一些法院将法律的适用范围进行了极大的扩张——即使被告在网站上没有进行商业活动。有的观点认为，被告在域名中使用原告的商标很有可能会阻碍网络用户访问原告自己的网站。原告的潜在客户误入被告的网站后可能会因为气愤、失望或者认为原告根本没有网站等原因，不再愿意继续访问原告自己的网站。因此，被告占有原告商标的行为与原告提供服务存在某种关联，也构成“与服务的提供存在关联”。还有的观点认为，被告在网站上发表的反对堕胎的宗教观点构成一种服务，这种服务通过被控侵权域名予以传播。“被告的网站向用户提供信息服务，使得相关用户确信特定的行为，包括接受原告提供的服务在道德上是错误的，而被告明显使用了原告的商标用于传播相关的信息服务。” 笔者认为上述观点均过于放松了对“关联性”的要求。由于域名并没有与商品或服务的销售、发行或广告联系起来，其仅仅是用域名来指示电脑在互联网上的地址，并不满足商标使用的要求。即使行为人注册域名是为了转让获利，存在不正当性，这也属于《反不正当竞争法》，而不是《商标法》调整的范畴。

此外，如果被告将原告的商标本身作为商品出售，是否属于商标与商品相关联的商标性使用，实践中也不无争议。我国台湾地区司法实践有肯定说和否定说两种观点。肯定说认为，商标具表彰商标人品牌之功能，当品牌著名时，以该商标为商品，以突显品牌之流行或高品质之价值意义，达美观目的，并吸引消费者，是以商标商品化不仅符合消费常态，亦与《商标法》保护商标之立法意旨相符。只要该表征足以使一般商品购买人认识其为表彰商品之表征，并得借以与他人商品相区别，作为营业上商品之识别标识即可，并未限定平面使用或平面绘制之图样，亦不因具装饰功能或制作成实品而受影响。故未经商标权人同意，将商标主要表征部分立体化，足认系使用“近似”于注册商标之图样，构成商标权之侵害。否定说认为，商标重在商品于市场上之识别机能，而以人物造型或角色等为内容之商品化权目的，乃着眼于其市场上之行销力与经济利益机能，两者属不同概念。如果认为对此种人物造型或角色名称以《商标法》加以保护，不无逸脱《商标法》之目的。若仅制造形状相同或近似于他人注册商标之立体商品，而未使用相同或近似于他人注册商标之图样者，虽或应负民事责任，但基于罪刑法定，尚难以仿冒商标罪论处。 

在一起将原告球队注册商标制作成衣服徽章销售的案件中，美国第五巡回上诉法院起初认为案件涉及商标商品化的疑难问题，但最终认为徽章本身也是商标，该商品上呈现了原告的商标。如果不使用原告的商标，被告可能就不会获得原告球迷的市场。因此，被告使用原告的商标与涉案徽章的销售或者广告宣传直接相关。原告已经完成了“在商品销售中使用”的举证责任。我国司法实践亦曾发生过2010年上海世博会吉祥物海宝形象因被制作成毛绒玩具而引发的商标商品化争议， 对此，有观点认为，消费者之所以愿意购买毛绒海宝玩具，是因为海宝形象本身可爱。毛绒海宝形象本身使商品具有了实质性价值。很难想象消费者会将毛绒海宝玩具本身视为区别该玩具来源的标志。因此，制售不带有其他标志的假海宝并不存在侵犯商标权的问题。而且获得注册的是平面海宝形象，与立体的毛绒海宝玩具不可能构成“同一商标”。也有观点认为，既然上海世博局已经在玩具上注册了“海宝形象”商标，擅自制造和出售与海宝形象相同形状的玩具，就是在相同商品上使用同一商标，构成商标侵权，严重的构成假冒注册商标罪。还有观点则认为，被告将海宝平面商标用作玩具的外形，属于商标法意义上的商标使用行为，构成商标侵权；但由于平面商标和立体商标的表现形态不同，二者不属于假冒注册商标罪中对相同商标的使用，因此，不构成假冒注册商标罪。 

笔者认为，将商标商品化的行为，如果商品与商标核定使用的商品构成相同或类似商品，那么该行为也属于将商标用于商品的行为，只不过此种情况下商标和商品直接合二为一，商标由原本能指、所指和对象组成的三元结构转化为能指或所指与对象组成的二元结构，这也属于商标与商品的相关联，构成商标性使用行为。当然，商标的商品化要受到商标法关于功能性原则的限制。例如，我国《商标法》第12条规定：“以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。”虽然将他人平面商标制作成商品，但如果该商品形状具有上述功能性，使用人的行为自然不构成商标使用。此外，商标商品化的行为实质上属于将平面商标进行立体化，二者在形态上并不相同，故不应属于在相同商品上使用相同商标，就侵权行为人而言，只能追究其擅自使用商标的民事责任，尚不构成假冒注册商标罪。

04

商标性使用的效果要件 Law

商标法所调整的商标使用行为应当能够使消费者在选购商品或服务时根据商品上使用的标志来区分商品或服务来源，进而购买自己心仪的商品或服务。这就要求在使用的效果上，商标使用行为应当具有两方面的效果：一是应当起到识别商品或服务来源的作用；二是这种识别来源的作用应当发生在消费者选购商品或服务时，而不包括购买商品之前或之后。

首先，商标性使用应当具有识别商品或服务来源作用，而不仅仅是为了描述商品或服务的质量、成分等特点。这既是很多国家商标立法的明确的要求，也符合商标的本质。商标并不等同于标志，而是具有识别性或者显著性的标志。同理，商标权人享有的权利并不是对标志本身的专用权，其仅仅有权基于特定目的在商业过程中使用相关标志，从而只有他人为了向消费者表明商品或服务的来源而使用标志时才存在侵权。美国有学者在对大量案例进行广泛分析的基础上，认为不管何种形式的商标侵权，都将侵权行为限定于被告作为商标使用的情况，而不是描述性的或者非商标使用。起初，我国《商标法实施条例》(2002年8月3日公布，已于2014年修订)第3条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”该规定给人的理解是“只要是用了人家的商标，不管怎么用，都算是使用”。这可能会导致商标权保护范围的不适当扩大，致使一些并未作为区别商品来源标志的使用被认定为侵权行为。

2019年《商标法》修改之前的司法实践已经对此有了较为一致的认识，即商标法中的商标使用必须是“商标意义上的使用”或者“商业标识意义上的使用”。最高人民法院民事审判第三庭(2008)民三他字第12号答复函(2008年12月20日)便指出：“对于一定地域内的相关公众中约定俗成的扑克游戏名称，如果当事人不是将其作为区分商品或者服务来源的商标使用，只是将其用作反映该类游戏内容、特点等的游戏名称，可以认定为正当使用。”2019年修正的《商标法》采纳了司法实践已有的认识和做法，在第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”在东阿阿胶股份有限公司与北京姿美堂生物技术有限公司侵害商标权纠纷上诉案中，针对擅自使用“东阿阿胶”文字的行为，法院认为，被诉侵权人将涉案商标中的文字设置为被诉商品名称中的部分文字，搜索结果和网页信息中含有该文字，对产自该地产品进行描述，必然要使用涉案商标文字且充分表明这是其对商品产地、性质的描述，不构成商标法意义上的使用，构成对商标中描述性信息的正当使用。事实上，要获得对特定标志的商标权，行为人对标志的使用也应当是在识别商品或服务来源意义上的使用，而不能让消费者认为权利人的使用系为了提升美感价值而作为商品装潢使用。

其次，商品上使用的标志应当在消费者购买商品时起到识别来源的作用。《加拿大商标法》第4条第1款规定：“如果商品在通常的贸易过程中发生所有权或占有转移时，商标被使用在商品上、商品包装上或者其他能够让商品所有权或占有的受让人能够感知到的方式使用，那么可以认为商标被使用在商品上。”其中关于“所有权或占有转移”的规定，笔者理解应是指消费者购买商品或者商品交付时。美国《兰哈姆法》在规定商标侵权时也要求混淆误认的主体是“购买者”，但在1962年，美国国会修改《兰纳姆法》时删除了所有关于“购买者”的限定，从而禁止任何“可能造成混淆、错误或欺骗”的商标使用。“该修正案的立法历史表明，国会打算澄清，该条款既涉及潜在购买者，也涉及购买者。一些法院认为，根据兰哈姆法案，这一修正案包括了初始利益混淆和售后混淆。” 笔者认为，无论是售前混淆，还是售后混淆，均是商标权非理性扩张的表现，不适当地扩大了商标权的权利范围。关于售后混淆，在上文关于“商标使用的场景条件”中已有论述，即商标使用主要发生在商品的市场流通过程中，在商品到达最终消费者时，商品即已退出流通领域，故不存在商标使用的必要，笔者在该部分不再赘述，主要分析售前混淆的情况，即虽然被告在广告宣传等过程中存在使用他人商标的行为，但在消费者最终选购商品时，相关商品上并没有使用商标，相关消费者也没有发生混淆误认。

在Brookfield Communications，Inc.v.West Coast Entertainment Corp.案中，在被告的行为不会导致售中混淆的情况下，美国第九巡回上诉法院首次适用了售前混淆理论，认为原本搜寻原告产品的消费者被搜索引擎引导到被告的网站，会发现一个和原告提供产品相似的产品，通过将原告的客户转移到被告网站，被告不适当地获取了原告凝聚在商标上的商誉。而且网络消费者有可能误认为被告从原告处获得许可，或者存在某种关联，甚至可能会认为被告收购了原告。即使当消费者到达被告网站后立刻意识到这是被告的网站，与原告没有任何联系，被告也仍然通过使用原告商标获得了消费者的光顾，提高了自身网站的点击率。这种售前混淆毫无疑问会导致原告潜在顾客的流失，应当被商标法的“混淆”所调整。我国司法实践亦有案例采纳了售前混淆理论。在“沃力森诉八百客”案中，二审法官明确指出：“该案被告实施的行为仅可能导致售前混淆，而不会导致售中混淆。由于售前混淆同样会对商标权保护的利益造成损害，应当被纳入商标权保护范围中。” 

笔者认为，售前混淆理论过多地考虑商标权人的利益，而未兼顾消费者以及竞争者的利益，不利于商标法旨在实现各方利益平衡的宗旨和目的。在讨论售前混淆理论时经常援引的高速公路广告牌的例子：互联网中的初始兴趣混淆类似于高速公路上树立的一块广告牌，广告中说那些寻找特定商店的人应该使用下一个出口。可是在下一个出口没有该商店，只有竞争对手的商店。竞争对手通过其广告牌误导消费者离开高速公路，目的是让大多数消费者只能决定在竞争者的商店购物，而不是回到高速公路上继续寻找想要的商店。但该案例对于售前混淆理论的证成取决于两个前提：一是消费者被误导后重新寻找其所希望商品的成本相对较高，需要重新返回到高速公路上再次进行寻找；二是竞争者提供的商品在质量等方面无法与商标权人的相提并论，消费者只是勉强选择了竞争者的商品。

但是，实践中，大多数情况下，特别是在网络环境下，消费者即使存在初始混淆，但是其重新选择原来商品的成本并不高，反而增加了消费者选择商品的机会，特别是竞争者提供的商品比商标权人更好时，这种选择机会的增加无疑提升了消费者的整体福利。例如，在关键词竞价排名中，消费者键入权利人的商标后，会同时出现权利人和竞争者的网站。也就是在高速公路的第一个出口处既有肯德基餐厅，也有竞争者餐厅。竞争者在第一个出口设置肯德基的广告牌并没有欺骗消费者，而是向消费者传达正确的信息。消费者根据竞争者的广告牌或者关键词搜索结果，不仅可以得到其原本想寻找的商标权人的商品，而且还有更多的选择余地。消费者可以在商标权人和竞争者的商品之间进行比较，进而选择更加物美价廉的商品，这对于消费者无疑是有利的。而这给消费者带来的成本仅仅是“点击几下鼠标”而已，相对于消费者选择机会的增加而言是微不足道的。“消费者因此被推向了一个更加多元化的商品市场，为他们转而选择性价比更高的可替代产品或找到能满足其他要求的产品提供了可能性。因此，从消费者利益角度而言，初始混淆不但没有使消费者福利受到损害，相反，还促进了其福利的提高。” 在消费者最终没有发生混淆的情况下，之所以认定被告的行为构成侵权，其理论基础在于被告的行为不适当地将原本属于商标权人的客户转移到了被告，从而使得商标权人受到损害。但是市场竞争带来的必然结果便是优势劣汰，有竞争必然有损害，关键在于合理划分正当竞争和不正当竞争之间的边界。“传统上正是消费者在购买商品时发生混淆误认或被欺骗的可能性”发挥了界定商标法调整边界的作用。美国联邦贸易委员会亦认为：“在最初的欺骗是转瞬即逝的情况下，消费者在可能的购买前很容易被纠正，他们从信息中得到的好处比他们受到的伤害要多。只有在初始混淆不容易纠正的情况下，联邦贸易委员会才会采取行动。如果法院希望将消费者信息或保护目的作为商标法的立法宗旨，那么只有在消费者无法轻易从最初的混淆中恢复过来的情况下，才有必要遵循类似的分析并谴责最初的利益混淆。” 

因此，商标并不仅仅是商标权人的“专利”，其他竞争者在正当的范围内也可以使用，用以说明其与商标权人提供同样好的产品。美国商标司法实践早就承认在比较广告中使用竞争对手的商标是合法的。“他们有权利告诉公众他们在做什么，并且可以在商标产品的广泛流行中分得一杯羹……通过广告，竞争者可以表明他们正在生产销售与商标权人同样的产品，而且做得很成功。” 售前混淆理论大多数情况下仅仅是保护商标权人的利益，并不符合商标法“通过保护识别商品来源的标志降低消费者搜寻成本从而有利于消费者福利”的目标。事实上，即使在售前混淆理论的发源地美国，司法实践中仍然存在反对的声音。部分法院拒绝适用初始兴趣混淆理论，认为：“网页的访问者会因此被吸引到被告的网页，这是搜索引擎的根本特性。初始兴趣混淆必须导致消费者对商品或服务来源的混淆或者是误认为商标权人与商标的使用者存在联系。由于搜索结果上每一个链接都是独立的且存在区别，潜在的消费者没有机会将被告的服务、商品、广告链接与网页误认为是原告的。因此，初始兴趣混淆在这里并不适用。” 即使确实存在竞争者不当利用他人商标的情况，而且对消费者正常选购商品造成了极大的不便，只要消费者在选购商品时未发生混淆误认，也不应由商标法调整，而是可以纳入反不正当竞争法调整的范畴，即竞争者的行为明显有违公认的商业道德，损害了消费者的利益，扰乱了正常的竞争秩序。

图文编辑｜宋嘉鑫、张宏帅

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